Diritto vitivinicolo / Export del vino italiano in Cina: come tutelarsi dalla contraffazione del marchio

Gennaro Colangelo, Studio Legale Associato Boreatti Colangelo

La Cina e il principio del first to file
Occorre preliminarmente segnalare che la Cina, insieme ad altri 117 Paesi, aderisce all’Unione di Madrid che ha istituito il marchio internazionale. Questo comporta che sulla base di un’unica domanda di registrazione di un marchio è possibile ottenerne il riconoscimento in tutti i Paesi aderenti.
Tuttavia, in Cina vige anche il principio del first to file, in base al quale colui che per primo provvede al deposito della domanda di registrazione di un marchio presso le autorità locali, ottiene il diritto esclusivo di utilizzarlo.
Pertanto chiunque depositi per primo una domanda di registrazione in Cina è ritenuto il legittimo titolare del marchio e questo, da una parte, gli permette di essere tutelato dalla legge e, dall’altro, ha quale conseguenza il fatto che nessun altro soggetto è autorizzato ad utilizzare il marchio senza il preventivo consenso del suo titolare.
Il produttore che intende registrare il proprio marchio dovrà inoltre fare attenzione anche alle classi merceologiche in quanto in Cina ne sono previste ben quarantacinque diverse, ciascuna delle quali si compone di ulteriori e numerose sottoclassi.

L’unico modo per ottenere una protezione completa del proprio marchio è, quindi, chiederne la registrazione per ogni singola classe e sottoclasse prevista dal sistema cinese.

Un caso concreto
Al fine di meglio comprendere quanto detto finora, segnaliamo un caso che ha riguardato la registrazione in Cina di un noto marchio italiano: Ferrari.
Nel 1991 Ferrari Spa ha registrato nella Repubblica Popolare di Cina il marchio Ferrari in 39 classi tutte correlate al prodotto automobile. Ferrari Spa aveva provveduto a registrare non solo il segno figurativo (il cavallino rampante) ma anche il marchio in caratteri (Ferrari).
Nel 2004 un cittadino cinese, Sig. Leng Jun, ha richiesto la registrazione dello stesso marchio (cavallino + Ferrari) nella classe 33 concernente il prodotto vino.
Nel 2007 ne ottiene la registrazione. Nel 2008 costituisce una società (Ferrari wine industry) per la distribuzione di vino marchiato con il famoso cavallino rampante.
Ferrari Spa ha quindi promosso causa presso il tribunale per la proprietà industriale in Cina, chiedendo un risarcimento di 400.000,00 euro, nonché il riconoscimento del proprio marchio anche nella classe 33.
La causa conclusasi nel 2018 ha visto Ferrari spa soccombente sulla base delle seguenti argomentazioni.
Il tribunale cinese ha ritenuto che il Sig. Leng Jun, avendo per primo provveduto alla registrazione del marchio nella classe 33, avesse il diritto esclusivo di utilizzarlo.
Questo perché, come detto poc’anzi, in Cina vige il principio del first to file, per cui chi per primo provvede alla registrazione del marchio presso le autorità cinesi, ne ha è l’esclusivo diritto di utilizzarlo.
E questo nonostante la Cina abbia aderito all’Unione di Madrid:

non vi è una regola scritta che prevede la prevalenza della registrazione locale rispetto al Wipo, ma, qualora si dovesse discutere dinanzi ad un tribunale cinese della valenza di un marchio, è molto probabile che venga data ragione a chi ha registrato il marchio localmente.

La traslitterazione del marchio
Infine per un produttore non cinese che vuole essere attraente in questo mercato dovrebbe anche traslitterare il marchio in caratteri cinesi.

In Cina i marchi che funzionano meglio sono quelli che trasmettono in maniera univoca ed inequivocabile il significato del brand, senza doverlo tradurre alla lettera o copiarlo foneticamente.

Ad esempio la traslitterazione di Chianti ha una fonetica molto simile all’originale, e si pronuncia ‘Shiandi’. Il marchio cinese ha un significato positivo: il primo dei tre caratteri che compongono la parola Shiandi è infatti utilizzato per indicare un’attività a favore di terzi, il secondo rappresenta la pace, e il terzo rappresenta invece le radici di un fiore.


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